КУРС ЦБ $ 00,0000 € 00,0000 О ПРОЕКТЕ КОНТАКТЫ ВХОД ПОДПИСАТЬСЯ
» » ВС: «Средняя» степень сходства товарных знаков не говорит ни о наличии, ни об отсутствии смешения

ВС: «Средняя» степень сходства товарных знаков не говорит ни о наличии, ни об отсутствии смешения

Опубликовано:  17:30 - 26 марта 2020

ВС: «Средняя» степень сходства товарных знаков не говорит ни о наличии, ни об отсутствии смешенияВерховный Суд также напомнил, что наличие отдельных сходных элементов само по себе не свидетельствует о том, что товарный знак в целом ассоциируется с противопоставленными ему другими товарными знаками

В комментарии «АГ» представители компании, оспаривающей товарный знак конкурента, отметили, что для определения сходства до степени смешения суду достаточно установить «среднюю» степень сходства. Мнения экспертов о позиции ВС разошлись. Одна указала, что наличие общего словесного элемента и даже вхождение одного знака в другой – лишь один из признаков сходства. Вторая подчеркнула, что для оценки значимости элемента требуется определить, будет ли потребитель воспринимать данное обозначение именно как средство индивидуализации, отличающее данный товар от товара другого производителя. Третий эксперт с выводами ВС не согласился, поскольку усмотрел в действиях лица, товарный знак которого оспаривался, признаки недобросовестной конкуренции.

17 марта Верховный Суд РФ удовлетворил кассационную жалобу Роспатента и отменил акты нижестоящих судов, которые, по мнению ВС, посчитали товарные знаки сходными без достаточных на то оснований (Определение № 300-ЭС19-26515 по делу № СИП-102/2019).

Правообладатель товарных знаков «Охота» усмотрел сходство товарного знака конкурента до степени смешения

В июне 2018 г. ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» обратилось в Роспатент с возражением против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству № 638846, зарегистрированному за ИП Максимом Лариным.

Заявитель исходил из того, что указанное обозначение сходно до степени смешения с восемью товарными знаками ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» (подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК РФ), в которых присутствует словесный элемент «охота», в том числе в красно-белой цветовой гамме. Общество также настаивало, что спорный товарный знак противоречит общественным интересам, принципам гуманности и морали (подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК), поскольку сходство до степени смешения словосочетания «охота нашего» со словесным товарным знаком «Охота» № 183777/1 уже было ранее подтверждено Судом по интеллектуальным правам, а также результатами опроса ВЦИОМ в 2016 г.

Однако Роспатент отказал в удовлетворении возражения, заключив, что спорный товарный знак и противопоставленные ему товарные знаки общества не являются сходными в целом (решение от 30 октября 2018 г.). По мнению госоргана, отсутствие фонетического, семантического и графического сходства обозначений не позволяет ассоциировать их друг с другом, в связи с чем основания для признания оспариваемого товарного знака не соответствующим требованиям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК отсутствуют. Роспатент также указал, что приведенные в обоснование довода о нарушении подп. 2 п. 3 ст. 1483 ГК судебные акты не имеют отношения к оспариваемому товарному знаку.

СИП обязал Роспатент повторно рассмотреть возражение общества

Далее общество обратилось в СИП с заявлением о признании указанного решения Роспатента недействительным.

Постановление Пленума разъясняет подсудность интеллектуальных споров, определение размера компенсации нарушенных прав, допустимость использования скриншотов как доказательств и иные вопросы

Первая инстанция посчитала, что вывод Роспатента об отсутствии сходства оспариваемого товарного знака с товарными знаками, содержащими словесный элемент «охота», не обоснован. Сославшись на ст. 1483 ГК, п. 42, 45 Правил составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по госрегистрации товарных знаков, утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2015 № 482, и п. 136, 138, 162 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 2019 г. № 10, суд признал решение Роспатента не соответствующим положениям подп. 2 п. 6 ст. 1483 ГК и обязал госорган повторно рассмотреть возражение общества.

СИП констатировал, что слово «охота» в оспариваемом товарном знаке является центральным – именно на него делается акцент при произношении товарного знака целиком и падает логическое ударение. Наличие в составе знака слов «Афанасий» и «Выбирай Россию!», по мнению суда, не ослабляет смыслового сходства, поскольку не меняют значения слова «охота». Так как оспариваемый знак и противопоставленные ему знаки содержат одно и то же слово, это свидетельствует о полном вхождении противопоставленных товарных знаков либо доминирующего словесного элемента противопоставленных комбинированных товарных знаков в оспариваемый знак.

Дополнительно суд отметил, что слово «охота» в оспариваемом знаке привлекает внимание за счет обособленного расположения в композиции – на отдельной строке, выше остальных элементов и в начале словосочетания «охота нашего».

Президиум СИП поддержал выводы первой инстанции.

Верховный Суд согласился с доводами Роспатента

Роспатент подал кассационную жалобу в Верховный Суд. Госорган настаивал, что наличие в составе сравниваемых товарных знаков сходных элементов само по себе не может свидетельствовать о том, что оспариваемый знак в целом ассоциируется с противопоставленными ему товарными знаками, несмотря на отдельные отличия.

ВС посчитал, что суды первой и кассационной инстанций не учли рекомендации, приведенные в постановлениях Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18 июля 2006 г. № 2979/06 и № 3691/06; от 17 апреля 2012 г. № 16577/11, а также в п. 37 Обзора судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите интеллектуальных прав, утвержденного Президиумом ВС 23 сентября 2015 г., согласно которым вывод о сходстве товарных знаков делается на основе восприятия не их отдельных элементов, а в целом, т.е. на основании общего впечатления от обозначения.

Верховный Суд заметил, что в оспариваемом решении Роспатент признал словесный элемент «Афанасий» сильным индивидуализирующим элементом. При этом первая и кассационная инстанции проанализировали лишь расположение и значимость словесного элемента «охота» и не оценили значимость положения словесного элемента «Афанасий» с точки зрения комплексного ассоциативного восприятия знака.

«Делая вывод о центральном местоположении слова «ОХОТА» в оспариваемом знаке, указывая лишь на то, что наличие слов “Афанасий” и “Выбирай Россию!” в нем не ослабляет смыслового сходства знаков, суд первой инстанции не исследовал во взаимосвязи значимость и положение всех составляющих товарный знак словесных элементов, что влияет на восприятие знака в сознании потребителей и на общее впечатление о данном товарном знаке в целом», – подчеркивается в определении.

Также указано, что утверждая о наличии фонетического, графического и семантического сходства оспариваемого и противопоставленных товарных знаков и обусловленности этого сходства вхождением в состав оспариваемого знака словесного элемента «охота», СИП не учел, что для случаев, когда речь идет о вхождении в товарный знак в качестве одного из элементов охраняемого средства индивидуализации другого лица, п. 10 ст. 1483 ГК предусмотрено самостоятельное основание для оспаривания предоставления правовой охраны. При этом о наличии данного основания общество в возражении не заявляло.

ВС напомнил, что при установлении сходства суд учитывает, в отношении каких элементов товарного знака и обозначения – сильных или слабых – оно имеется. При этом сходство лишь неохраняемых элементов во внимание не принимается (п. 162 Постановления № 10).

Придя к выводу, что нижестоящие инстанции установили сходство до степени смешения оспариваемого товарного знака и противопоставляемых без проведения комплексного анализа их сходства, не применив п. 44 Правил № 482, Верховный Суд отменил их акты и направил дело на новое рассмотрение в СИП.

Позиция представителей общества

Интересы ООО «Объединенные Пивоварни Хейнекен» представляли партнер CLAIMS, патентный поверенный Алексей Петров и старший юрист CLAIMS Антон Ендресяк. «В данном деле Верховный Суд привел несколько новых выводов, которые могут в дальнейшем стать постоянно применяемыми правовыми позициями. Вместе с тем они либо пошли вразрез с логикой Постановления № 10, либо остались без должного правового обоснования», – считает Антон Ендресяк.

Юрист считает, что само по себе наличие нормы п. 10 ст. 1483 ГК не исключает возможности применения п. 6 той же статьи. «ВС не учел нашу позицию, согласно которой не существует прямой связи между указанными нормами и они не являются взаимоисключающими. В действительности данные нормы регулируют принципиально разные ситуации возникновения смешения на рынке», – подчеркнул он.

Так, пояснил Антон Ендресяк, п. 6 ст. 1483 Кодекса ориентирует правоприменителя на установление сходства сравниваемых обозначений в целом, а п. 10, напротив, позволяет изъять один элемент из более позднего обозначения и сравнить только его с противопоставленным товарным знаком. «Подобное регулирование, предоставляющее более широкую правовую охрану товарным знакам, не исключает возможность правоприменителя установить как сходство обозначений в целом, так и в отдельных элементах. При этом очевидно, что п. 6 ст. 1483 ГК предполагает более высокий стандарт доказывания, чем п. 10», – указал он.

Юрист выразил сожаление по поводу того, что ВС оставил без решения обозначенную представителями общества проблему соотношения п. 6 и п. 10 ст. 1483 ГК: «Мы ожидали ответа на главный вопрос о том, соотносятся ли нормы как общая и специальная».

Алексей Петров добавил, что вывод ВС о том, что «примененное судом понятие средней степени сходства не дает возможности определить наличие или отсутствие сходства сравниваемых товарных знаков» выглядит несколько странно. «Это как минимум выбивается из предложенной в Постановлении № 10 “математической” логики оценки смешения, где Суд ориентировал нижестоящие инстанции на наличие низкой и высокой степеней смешения. Очевидно, что “средняя” степень находится между этими величинами и, соответственно, влияет на возникновение смешения больше, чем низкая, но меньше, чем высокая», – пояснил юрист.

По словам Алексея Петрова, он и его коллега пытались убедить ВС в том, что возможность правоприменителя определить не только низкую и высокую степени сходства, но и пограничную, «среднюю», является показателем нормального и достаточного уровня дискреции. «Верховный Суд, однако, лишь формально сослался в определении на недопустимость использования термина “средняя” степень применительно к сходству, но не указал правовое обоснование для такого толкования», –отметил юрист.

Кроме того, добавил он, непоследовательным выглядит и вывод ВС о том, что первая инстанция установила «среднюю» степень сходства. В данном деле, пояснил Алексей Петров, установив среднюю степень сходства, СИП как минимум установил и наличие низкой степени сходства.

«Важно, что проблема определения сходства средств индивидуализации до степени смешения выходит за пределы региональной арбитражной практики и разбирается на таком высоком уровне, учитывая, насколько давно были приняты применяемые сегодня практические подходы. Данное определение является одним из первых после принятия Постановления № 10, поэтому каждое дело, выступая своего рода “апробацией” подходов ВС, способствует развитию практики в области интеллектуальной собственности», – заметил он.

Эксперты по-разному оценили позицию Суда

Советник юридической фирмы «Городисский и Партнеры», патентный поверенный Татьяна Погребинская в комментарии «АГ» отметила, что вывод первой и кассационной инстанций о сходстве до степени смешения товарных знаков базировался на наличии в сравниваемых знаках общего слова «охота». Однако наличие общего словесного элемента в сравниваемых обозначениях, в том числе вхождение одного товарного знака в другой, – это лишь один из признаков сходства при сравнении словесных обозначений, указала эксперт.

«Учитывая разную семантику слова “"охота” в сравниваемых обозначениях (в спорном товарном знаке оно употребляется в значении “хочется”, а в противопоставленных означает добычу диких животных и птицы), говорить о вхождении одного знака в другой в данном случае, пожалуй, нет оснований», – добавила она.

С точки зрения Татьяны Погребинской, комплексный анализ сравниваемых обозначений позволяет сделать вывод, что спорное обозначение не ассоциируется с каждым из серии противопоставленных товарных знаков заявителя в целом. «Об этом свидетельствует, в частности, и то, что наиболее значимую роль при восприятии оспариваемого товарного знака играет слово “Афанасий” (с него начинается восприятие обозначения и на него падает логическое ударение), а слово “охота” является своего рода семантически связующим элементом и особо внимание на себе не акцентирует, – пояснила юрист. – В противопоставленных товарных знаках словесное обозначение “охота” является либо единственным элементом, либо играет роль доминирующего элемента, на котором концентрируется практически все внимание потребителя».

По ее мнению, в пользу позиции об отсутствии сходства до степени смешения этих знаков говорит и их различное визуальное восприятие, поскольку оспариваемый знак содержит значительно большее количество слов, имеющих различное графическое выполнение и положение, а в противопоставленных знаках есть либо только слово «охота», либо с этим словом используются иные словесные и изобразительные элементы, которых нет в оспариваемом знаке. «Да и цветовое исполнение сравниваемых обозначений разное. Комплексный анализ сравниваемых обозначений, который необходимо проводить в данной ситуации, свидетельствует, скорее, об отсутствии сходства до степени смешения», – заключила Татьяна Погребинская.

Старший юрист юридической компании «Noerr», патентный поверенный Полина Гальцова отметила, что в данном деле Верховый Суд, указав на неприменение нижестоящими инстанциями п. 44 Правил № 482, подчеркнул необходимость учитывать значимость положения тождественного или сходного элемента в сравниваемых обозначениях. «При этом значимость должна оцениваться, в том числе с учетом степени, в которой этот элемент способствует реализации непосредственной функции товарного знака, а именно – индивидуализации товаров и услуг. То есть для оценки значимости элемента требуется определить, будет ли потребитель воспринимать данное обозначение именно как средство индивидуализации, отличающее данный товар или услугу от товара или услуги другого производителя», – пояснила эксперт.

С этой точки зрения, добавила она, значимым элементом может стать и обозначение, не занимающее пространственно-доминирующее положение в комбинированном обозначении, но обладающее очень высокой различительной способностью и узнаваемостью, так как внимание потребителя будет концентрироваться в первую очередь на нем. «При этом нельзя упускать из внимания степень различительной способности не только “старших”, но и “младших” товарных знаков. Так, соседство спорного элемента с другим, ранее ставшим известным потребителю обозначением, будет снижать значимость спорного элемента, смещая логическое ударение (на что указал Роспатент)», – отметила Полина Гальцова.

По ее словам, СИП и его Президиум в данном деле применили несколько абстрагированный подход, сравнив словесные элементы, присутствующие в товарных знаках обоих правообладателей, с точки зрения формального вхождения в оспариваемый товарный знак противопоставленных ему знаков, но без учета других критериев значимости, на что и указал ВС.

Юрист по защите интеллектуальной собственности ИТ-компании ЗАО «КРОК инкорпорейтед» Виталий Антонов, напротив, не согласился с выводами ВС, отметив, что поддерживает выводы первой и кассационной инстанций. «На мой взгляд, предприниматель умышленно зарегистрировал оспариваемый товарный знак с использованием слова “охота”. Об этом также свидетельствует предоставление прав использования по лицензионному договору другой пивоваренной компании», – сослался юрист на данные реестра товарных знаков.

По мнению эксперта, в Правилах № 482 закреплено достаточно критериев, позволяющих определить сходство (тождественность) товарных знаков. «Однако с позиции ВС их оказалось недостаточно, поэтому в подобных случаях стоит проводить анализ рынка конкретных товаров, работ или услуг, а также соцопросы, которые позволят в совокупности с другими доказательствами установить вводящее потребителя в заблуждение тождество или сходство товарных знаков», – резюмировал он.

Екатерина Коробка
Фотобанк Freepik


www.advgazeta.ru

Подробнее по ссылке>> https://www.advgazeta.ru/



Модератор: alcoexpert Просмотров: 257 Категория: Новости / Маркетинг


//Мнения
//Новости



//Видео
//КАЛЕНДАРЬ

Винный ГИД ПРОДЭКСПО - 2020. Победители. ФОТО

13 февраля прошла Церемония награждения победителей 3-го Международного дегустационного конкурса ВИННЫЙ ГИД ПРОДЭКСПО. Всего в конкурсе приняло участие 274 образца от 39 производителей, 146 из них вошли в медальный зачёт. Организаторы опубликовали итоги PRODEXPO WINE GUIDE-2020


LADOGA Wine PRO Voyage продолжает своё путешествие по стране

Дегустационный проект компании LADOGA для профессионалов отрасли возобновляется после перерыва на новогодние каникулы.
2020-й год принёс проекту обновление – к мероприятиям, где основной упор делался на вина, теперь добавятся смотры крепких напитков – LADOGA Spirits PRO.



//Вопросы юристу

//Журнал "НАПИТКИ"
//АРХИВ

//

НАШИ ПАРТНЕРЫ

//